Inibitoria ad uso del domain name se c’è reale rischio confusorio

(Tribunale di Pistoia, ordinanza del 06/11/2000) Nel caso in esame la ricorrente adducendo il pregresso utilizzo del proprio marchio registrato, ha richiesto all´Autorità competente, una tutela inibitoria avverso l´utilizzo di un nome a dominio da parte della convenuta, identico al nominativo del proprio marchio. La convenuta ha eccepito a sua volta l´assoluta diversità dell´attività svolta rispetto a quella della ricorrente, negando comunque una qualsiasi applicabilità della normativa in tema di marchi, ai nomi a dominio, non potendosi attribuire agli stessi alcun valore distintivo.

L´Autorità competente, presupponendo invece che il nome a dominio abbia natura di segno distintivo (in quanto atto a identificare un soggetto sulla rete telematica) e quindi sia suscettibile di conflittualità con altri segni distintivi, ha stabilito l’applicabilità della disciplina del diritto d´autore anche al nome a dominio, e conseguentemente l´apprestabilità della tutela del marchio allo stesso. Ponendosi in pratica, la questione secondo cui il marchio “winnerland” è stato registrato dalla ricorrente in data antecedente a quella in cui il convenuto ha presentato la domanda di registrazione del medesimo marchio; mentre il convenuto ha ottenuto la registrazione del nome a dominio (coincidente con il nome del marchio della ricorrente) in data antecedente alla domanda di registrazione a dominio della ricorrente, è da stabilire se l´esistenza del nome a dominio riportante il contenuto commerciale diverso da quello espresso dal titolare del marchio registrato, possa indurre in confusione gli utenti.

Premesso che la ratio del giudizio di confondibilità del marchio si basa sulla differenziazione del marchio debole da quello forte, il giudizio di confondibilità deve primariamente constatare l´affinità esistente tra i servizi offerti dalle due parti. Così tale procedura logica è – secondo l’Autorità pronunciante – applicabile ai nomi a dominio; ove dunque si tratti di nomi a dominio di secondo livello (elementi individualizzanti e distintivi dell´indirizzo, diversi dalla terminazione, ovvero i .com, .it, .fr, caraterrizanti il tipo di indirizzo richiesto), la tutela deve applicarsi non sulla base della precedenza temporale della registrazione, ma con riferimento alla possibilità confusoria in cui può essere tratto il navigatore. Trattandosi di diverso contesto dei due siti ed escludendosi quindi ogni possibilità confusoria – avendo il Giudice applicato ai nomi a dominio la legge sui marchi, ed in specie facendo riferimento al d.lgs. 19 marzo 1996 n. 198 – il Giudice ha rigettato la domanda della ricorrente.