Speciale Proprietà intellettuale. Marchi, domini e copyright: la tutela in Italia

07/11/2016
di Giulia Rizza

Iniziamo oggi una serie di interventi volti a dettagliare le modalità di tutela del proprio portafogli IP nei mercati globali di maggior interesse.

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Partendo dalla normativa italiana in materia, il percorso ci porterà ad approfondire normativa e procedura di registrazione di marchi, nomi a dominio e tutela del diritto d’autore a livello di organizzazioni internazionali (U.E., W.I.P.O. e O.A.P.I.), per poi focalizzarci su U.S.A., Cina, India e Russia.

Marchi

Il marchio è il segno distintivo atto a distinguere determinati prodotti/servizi come provenienti da un determinato soggetto. Esistono diverse tipologie di marchio:

  1. Marchi denominativi (o verbali): marchi costituiti esclusivamente da caratteri alfa-numerici, anche di fantasia, che tutelano le parole registrate indipendentemente dalla loro rappresentazione grafica;
  2. Marchi figurativi: marchi rivendicati come riprodotti graficamente nella domanda di registrazione;
  3. Marchi complessi: marchi costituiti dall’insieme di parole ed immagini;
  4. Marchi di forma: marchi costituiti dalla forma dei prodotti e/o delle confezioni;
  5. Marchi non convenzionali: marchi caratterizzati da un colore o da una combinazione di colori (marchi di colore), da un profumo (marchi olfattivi) o da un suono (marchi sonori);
  6. Marchi collettivi: marchi che vengono rilasciati a soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. L’uso del marchio collettivo è disciplinato da un Regolamento d’uso che ne prescrive le condizioni d’uso, i controlli e le relative sanzioni in caso di inadempienze.

CopyrightIl nostro ordinamento riconosce al titolare di un marchio registrato il diritto di utilizzare il segno distintivo in Italia per identificare i prodotti/servizi rivendicati dalla domanda, ed impedire a terzi di utilizzare nella propria attività economica un segno identico o simile in relazione a prodotti/servizi identici o affini. E’ inoltre prevista una forma di tutela codicistica (art. 2571 Codice Civile) dei marchi d’uso, i segni distintivi utilizzati ma non registrati, in base alla quale, in caso di registrazione da parte di un terzo di un marchio identico o simile a quello d’uso, è prevista la possibilità per il precedente utilizzatore del segno di continuarne l’uso, nei limiti dell’uso anteriore che ne è stato fatto.

In relazione ai marchi registrati, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 10 Febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale, di seguito CPI) possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:

“tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere […] purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

Per poter essere registrati come marchi d’impresa, i marchi devono inoltre possedere determinati requisiti: capacità distintiva, liceità, originalità e novità.

Ai sensi dell’art. 14 CPI, non sono leciti

i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi”.

Ai sensi dell’art. 13 CPI non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo,

in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Ai sensi dell’art. 12 CPI non sono nuovi, tra gli altri, i segni che

siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

La domanda di marchio viene depositata presso l’U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e subisce un primo esame da parte dell’Ufficio circa il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 148 CPI (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi), dall’art 156 CPI (contenuto della domanda) e dei requisiti formali di cui all’art. 170 CPI (impedimenti assoluti alla registrazione). Si evidenzia come l’Ufficio non proceda ad alcuna analisi circa la novità del segno. A tale scopo, precedentemente al deposito è auspicabile procedere con la ricerca di anteriorità, un’analisi dei registri marchi che permette di individuare eventuali domande o registrazioni di marchio simili e/o confondibili al proprio e validi nel territorio di interesse.

Superato l’esame dell’Ufficio, la domanda di marchio viene pubblicata sul Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi, pubblicato dall’UIBM con cadenza almeno mensile. Da tale data, decorrono i 3 mesi di tempo concessi ad eventuali titolari di diritti anteriori per opporsi alla registrazione della domanda di marchio. Si apre in tali ipotesi un procedimento amministrativo in seno all’Ufficio, al termine del quale la domanda di opposizione sarà respinta, e quindi la domanda di marchio contestata continuerà l’iter di registrazione, oppure accolta, ed in tal caso la domanda di registrazione marchio verrà respinta.

Se non sussistono impedimenti, non sia stata  presentata opposizione o, in caso affermativo, che la stessa si sia risolta positivamente, il marchio viene concesso e l’Ufficio emette un certificato di registrazione. Le privative sul segno si costituiscono con la registrazione, ma i relativi diritti decorrono dalla data di deposito.

Il marchio registrato ha una validità di 10 anni decorrenti dalla data di deposito della domanda, e può essere rinnovato alla scadenza. L’uso dei simboli ®, TM, SM e simili accanto ad un marchio non sono obbligatori e, da un punto di vista legale, non forniscono alcuna ulteriore protezione. Il simbolo ® è utilizzato convenzionalmente per marchi registrati, il TM denota l’utilizzo di un segno quale marchio (sia esso marchio di fatto o domanda in fase di registrazione), ed il simbolo SM viene talvolta utilizzato in relazione ai marchi di servizi. A tal proposito, si evidenzia come l’art. 127 C.P.I. preveda una sanzione amministrativa (da € 51,65 a € 516,46) per chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.

Patent BoxEntro 6 mesi dal deposito della domanda di marchio, a prescindere dalla conclusione o meno dell’iter di registrazione, è possibile depositare il proprio segno in uno degli Stati facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall’Italia che riconosce il diritto di priorità, facendo valere ai fini della novità la data di primo deposito. In tal modo, la novità delle domande rivendicanti la priorità del primo deposito non potrà essere compromessa da anteriorità opponibili (deposito di altre domande, uso del marchio) intervenute nell’arco di tempo intercorso tra i due depositi.

Nomi a dominio

Il nome di dominio è l’indirizzo di un sito internet in caratteri alfa-numerici, corrispondente all’indirizzo IP che è espresso in forma numerica ed è quindi difficilmente ricordabile. In tale ambito vige il principio del “first come, first served” secondo cui la titolarità di un nome a dominio spetta, generalmente, a chi lo registri per primo.

Le principali criticità sorgono a seguito della registrazione di un dominio, usato nell’attività economica, coincidente con un marchio. Il nostro ordinamento, infatti, ha introdotto (art. 22 CPI) il principio di unitarietà dei segni distintivi, in base al quale non è possibile utilizzare nella propria attività economica segni distintivi (ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, marchio, domini) identici o simili all’altrui marchio,

se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni” o, in caso di marchi famosi, anche in relazione a prodotti e servizi non affini.

Tale principio mira ad evitare che nel pubblico possa sorgere confusione, a causa della identità e affinità, anche tra segni distintivi di tipo diverso.

Per risolvere le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio .it, in alternativa al ricorso giudiziale e qualora sussistano determinati requisiti, la Naming Authority Italiana, Registro.it istituita presso il C.N.R. di Pisa, ha predisposto una particolare procedura amministrativa con cui è possibile chiedere, con tempi e costi inferiori al giudizio, la cancellazione o il trasferimento della titolarità del dominio contestato. Tale procedura di rassegnazione, che non può essere adottata per richiedere un eventuale risarcimento del danno, può essere attivata qualora sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. Il nome a dominio contestato deve essere identico o simili alla propria denominazione, ad un proprio marchio o al proprio nome;
  2. L’attuale titolare non vanta alcun diritto all’uso di tale nome a dominio;
  3. Il dominio sia stato registrato ed utilizzato in malafede.

Diritto d’autore

Il diritto d’autore è l’istituto giuridico che tutela i risultati dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento all’autore dell’opera di una serie di diritti, che sorgono in capo all’autore con la creazione dell’opera che rispetti i requisiti della normativa: originalità (non siano quindi la mera ripetizione di un’altra creazione) e carattere creativo (deve essere possibile ravvisare una elaborazione intellettuale dell’autore con riguardo alle scelte stilistiche, di organizzazione o di particolare disposizione del materiale).

L’art. 1 della Legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633, di seguito l.d.a.) stabilisce che sono tutelate:

tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Questi diritti non sono infatti sottoposti a termini di durata, sono intrasmissibili, irrinunciabili e la relativa azione a tutela è imprescrittibile. I principali diritti morali sono il diritto di paternità, che ricomprende la facoltà di identificazione (libertà dell’autore di scegliere se restare anonimo, ovvero di identificarsi con il proprio nome o con uno pseudonimo), la facoltà di rivelazione e la facoltà di rivendicazione (che consente all’autore di rivendicare la paternità dell’opera impedendo ad altri di qualificarsi come autori di quest’ultima); il diritto all’integrità dell’opera avverso atti pregiudizievoli all’onore ed alla reputazione dell’autore o avverso atti lesivi a danno dell’opera; il diritto al ritiro dell’opera dal commercio.

I diritti di utilizzazione economica, invece, sono alienabili e permettono al titolare di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici. Durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Sono il diritto di riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, dell’opera con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma; la traduzione, l’adattamento, la trasformazione ed ogni altra modificazione dell’opera, nonché la sua riproduzione; qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, dell’opera originale o di copie dello stesso.

Come anticipato, l’acquisizione del diritto è data dal solo fatto della creazione dell’opera che rispetti i requisiti normativi, senza che siano richiesti ulteriori atti o fatti o formalità, quali possono essere la pubblicazione dell’opera, un deposito o una registrazione.

Tuttavia, per consentire un’efficace tutela delle opere non ancora divulgate, maggiormente soggette a plagio, la S.I.A.E. ha messo a disposizione degli interessati la possibilità di depositare le opere inedite al fine di avere prova della data di realizzazione della stessa in caso di contestazioni. Il deposito ha una durata di 5 anni, al termine del quale è possibile rinnovarlo per uguale periodo. Alla scadenza del lustro, se il deposito non viene rinnovato e l’interessato non provvede al ritiro dell’opera, la S.I.A.E. procede alla distruzione del plico sigillato contenete l’opera depositata.

Inoltre, in relazione ai programmi per elaboratore pubblicati (opera espressamente rientrante tra quelle tutelate dalla legge sul diritto d’autore a seguito del recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 91/250/CEE), al fine di rendere noti a terzi chi siano i titolari dei diritti d’autore, è possibile registrare il programma per elaboratore e ogni atto di trasferimento (totale o parziale) dei diritti di sfruttamento economico sull’opera presso il registro Pubblico istituito in seno alla S.I.A.E.

Infine, limitatamente alle opere cinematografiche, presso la S.I.A.E. è stato istituito con R.D.L. n. 1061/1938 il Pubblico Registro Cinematografico, in cui sono iscritti, facoltativamente, i film di produzione nazionale e quelli equiparati La registrazione, obbligatoria per accedere alle provvidenze di Stato, fa fede fino a prova contraria, una volta che il film sia stato realizzato nella sua versione definitiva, dell’esistenza dello stesso, della paternità e di chi ne sia produttore. Il Pubblico Registro Cinematografico è tenuto dalla Sezione Cinema e conserva i volumi che raccolgono tutte le registrazioni (iscrizioni e trascrizioni di atti) effettuate dal 1938 ad oggi, suddivisi in lungometraggi, cortometraggi ed attualità.

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