Speciale Proprietà intellettuale. Marchi, domini e copyright: EUIPO, WIPO e OAPI

Continuiamo la nostra analisi relativa a modalità e forme di tutela del patrimonio IP, focalizzandoci sulle organizzazioni internazionali, ed in particolare E.U.I.P.O. (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), W.I.P.O. (World Intellectual Property Organization) e O.A.P.I. (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle).

Tali organizzazioni disciplinano modalità di tutela dei marchi nei territori di competenza, sulla base di regolamenti comunitari (EUIPO) ed accordi e convenzioni internazionali (WIPO e OAPI), consentendo di ottenere una privativa valida in più stati mediante una procedura unitaria.

Salvo rare eccezioni (ad es. la WIPO UDPR), viene invece lasciata alla normativa nazionale del paese di riferimento la disciplina a tutela dei nomi a dominio e del diritto d’autore, alla luce anche di eventuali convenzioni ed accordi internazionali stipulati dal singolo paese.

EUIPO

L’EUIPO (U.A.M.I. fino al 23 marzo 2016) è un’agenzia decentrata dell’Unione Europea, istituita nel 1994, che gestisce la registrazione dei marchi UE e dei disegni e modelli comunitari. Il marchio U.E. è stato istituito con Regolamento CE n. 40/94, volto ad uniformare la tutela dei marchi registrati nel mercato interno e promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell’insieme della Comunità. La disciplina ha subito alcune modifiche nel corso degli anni, da ultimo con l’adozione del Regolamento UE n. 2015/2424, entrato in vigore lo scorso marzo.

Il marchio U.E. è un marchio unitario, valido in tutto il territorio dell’Unione, che consente al titolare di ottenere con un unico deposito una privativa valida, ad oggi, nei 28 Stati membri. In caso di allargamenti dell’U.E., ogni domanda/registrazione di marchio dell’U.E. viene automaticamente estesa ai nuovi Stati membri, senza necessità di ulteriori formalità e/o pagamenti.

Il marchio europeo deve essere valido nell’intero territorio dell’Unione: è infatti impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri. Deve quindi rispettare a determinati requisiti (quali la novità, la capacità distintiva e la liceità) contemporaneamente in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Il titolare di un marchio U.E. ha titolo per agire nei confronti non soltanto di un terzo che utilizzi/registri un marchio U.E. simile/confondibile con il proprio, ma anche nei confronti di un terzo che utilizzi/registri un marchio nazionale di uno Stato membro (es. marchio italiano, francese, tedesco etc). Allo stesso modo, eventuali titolari di marchi nazionali possono contestare la registrazione di un marchio dell’U.E. identico/confondibile al proprio.

La domanda di marchio U.E. viene depositata all’EUIPO, e sottoposta ad un esame preliminare dell’ufficio in merito, tra gli altri, alla corretta identificazione del titolare e/o del rappresentante e dei prodotti e servizi rivendicati, al pagamento delle tasse, alle rivendicazioni di priorità e/o preesistenza.

Superato l’esame o eventuali obiezioni, la domanda viene tradotta nelle 23 lingue ufficiali dell’Unione e pubblicata. Dalla data di pubblicazione, eventuali terzi interessati a contestare la registrazione possono presentare domanda di opposizione all’EUIPO Se l’opposizione viene accettata, ha inizio il c.d. “cooling-off”, un periodo di riflessione di 2 mesi (prorogabili fino a un totale di 24 mesi) volto a consentire alle parti di avviare trattative per raggiungere un accordo e porre fine al procedimento. Alla scadenza, si avvia un procedimento amministrativo al termine del quale la domanda di marchio viene integralmente o parzialmente concessa, o respinta. La decisione può essere oggetto di ricorso. L’iter di registrazione si conclude con la concessione del marchio, che ha validità di 10 anni dal deposito della domanda.

Se invece la domanda di marchio viene per qualsiasi motivo respinta, è comunque possibile trasformarla in registrazioni nazionali, a condizione che non vi siano conflitti.

Presso l’EUIPO è inoltre possibile registrare un design e modello comunitario (DMC), che l’art. 3 del Regolamento su disegni e modelli comunitari definisce come “l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento“. Possono essere registrati numerosi prodotti, ad esempio icone e font, layout di siti web, disegni e materiale grafico, componenti, imballaggi, presentazioni, negozi etc.

Se è pur sempre preferibile tutelare le proprie privative precedentemente a qualsivoglia forma di comunicazione dell’opera, la domanda di DMC deve essere a pena di nullità depositata entro un anno dalla prima divulgazione e, come per il marchio U.E., o si ottiene un DMC per tutti gli Stati membri o non lo si ottiene affatto.

La registrazione concede una privativa per un massimo di 25 anni, rinnovabili a cadenza quinquennale, valida in tutti gli stati dell’U.E., e che tutela non soltanto contro le copie intenzionali elaborate in malafede (come il design non registrato, limitato però a 3 anni dalla divulgazione nell’U.E.), ma anche quando il disegno o modello lesivo della proprietà intellettuale sia stato creato all’insaputa dell’esistenza del DMC anteriore.

WIPO

La WIPO è un’Agenzia specializzata dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, fondata nel 1967 per incoraggiare l’attività creativa e la promozione della protezione della proprietà intellettuale a livello globale, che amministra e gestisce i sistemi di registrazione di brevetti, marchi e design internazionali.

Il Sistema di Madrid disciplina modalità di registrazione di un marchio Internazionale, che consente con un unico deposito di ottenere una privativa sul proprio segno distintivo estendibile a tutte quelle nazioni che hanno aderito all’Accordo e/o al Protocollo di Madrid.

La domanda di marchio Internazionale, che necessità di una domanda/registrazione di marchio di base (ad es. un marchio italiano o una registrazione europea), deve contenere, tra gli altri elementi, l’indicazione degli stati di interesse, nonché il pagamento delle tasse di deposito per ciascun stato rivendicato.

Superato l’esame preliminare dell’Ufficio Internazionale, viene emesso il certificato di registrazione WIPO, e la domanda si scinde in tante domande quanti sono gli stati rivendicati ed inoltrata ai relativi Uffici nazionali, per essere sottoposta al loro esame preliminare sulla base della normativa vigente nel singolo stato rivendicato. Se la domanda viene concessa, la registrazione internazionale ha la medesima validità di una registrazione nazionale.

Il marchio internazionale è uno strumento che consente non soltanto una gestione unitaria dei propri marchi, con costi e tempistiche contenute rispetto alle singole procedure nazionali, ma permette anche di estendere la portata territoriale della propria privativa in periodi successivi nel tempo.

La WIPO amministra anche il sistema Hague, che consente la registrazione in 65 paesi di un disegno industriale in diversi paesi per mezzo di una singola applicazione, depositata in una lingua, con il pagamento unitario delle tasse.

In relazione ai nomi a dominio, la WIPO gestisce la procedura di recupero amministrativo dei nomi a dominio, sulla base della U.D.R.P. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, che consente al titolare di un marchio, qualora siano rispettati determinati requisiti,  di cancellare e/o trasferire un nome a dominio registrato da terzi e confondibile col proprio segno.

Il procedimento in seno alla WIPO può avere ad oggetto, oltre che i domini generici (ad es. com, .org, .net), anche i nuovi nomi a dominio (ad es. .shop, .online), nonché alcuni domini nazionali specificamente individuati.

OAPI

L’Organizzazione Africaina della Proprietà Intellettuale è un’organizzazione di proprietà intellettuale, con sede in Camerun, creata con l’accordo Bangui del 1977, che disciplina tra gli altri brevetti, modelli di utilità, marchi e design industriale.

Permette agli stati africani membri, per la maggior parte francofoni, di lavorare in modo collaborativo, condividere risorse e promuovere l’espressione letteraria ed artistica, organizzando strategie amministrative omogenee di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui i design, marchi e brevetti.

Consente infatti agli interessati di ottenere una privativa valida nel territorio dei 17 stati membri, mediante una procedura unitaria in senso all’Organizzazione stessa. In alternativa, essendo membro del Patent Cooperation Treaty (PCT), è possibile ottenere un brevetto valido negli stati aderenti OAPI anche per mezzo di una domanda PCT.

L’Organizzazione ha inoltre aderito al Trattato di Madrid ed all’Accordo dell’Aja, permettendo così agli interessati di ottenere anche mediante la procedura in senso alla WIPO, un marchio e/o un design registrato valido nei 17 stati membri.