Speciale Proprietà intellettuale. Marchi, domini e copyright: U.S.A.

Il sistema di tutela della proprietà intellettuale negli Stati Uniti è frutto delle tradizioni giuridiche anglosassoni, e pertanto si differenzia da quanto previsto dalla nostra normativa. Ad esempio, negli U.S.A., così come in altri Paesi di Common Law quali Regno Unito e Canada, in materia di marchi vige il principio generale del first to use, in base al quale acquisisce la proprietà del marchio chi per primo lo abbia effettivamente utilizzato; mentre in Italia si applica il principio del first to file, in forza del quale la privativa sul segno nasce in capo a chi lo abbia registrato come marchio per primo, sebbene questo fosse già utilizzato da altri, nei limiti del preuso.

Marchi

L’utilizzo del segno è alla base del sistema di tutela dei marchi statunitensi. Ai fini della costituzione dei diritti e del mantenimento della registrazione, è infatti necessario dimostrare l’effettivo uso in attività commerciali negli Stati Uniti del marchio in relazione a tutti i prodotti/servizi rivendicati (ad es. mediante fatture di vendita, cataloghi, materiale pubblicitario, etichette, insegne etc). E’ possibile depositare una domanda di marchio anche sulla base della sola intenzione, in buona fede, di iniziare nell’imminente futuro l’uso del segno nel territorio statunitense (c.d. Intent of Use). Al depositante è infatti concessa l’opportunità di presentare una domanda di marchio prima di iniziare l’effettivo uso del segno, anche se per ottenerne la registrazione (nonché per far valere la priorità della propria domanda nei confronti di terzi, che però può essere rivendicata solo per i marchi registrati) è in ogni caso necessario, entro massimo 30 mesi dalla domanda, depositare una dichiarazione giurata che attesti l’effettivo uso del marchio in U.S.A., unitamente alle prove dell’avvenuto uso.

Per poter essere registrato negli U.S.A., il segno deve inoltre essere dotato di capacità distintiva, originale e non descrittivo. La natura descrittiva del marchio viene valutata sulla base dei prodotti/servizi in relazione ai quali viene utilizzato, al contesto in cui viene usato ed al significato che può trasmettere. Tuttavia, è possibile superare l’originale mancanza di capacità distintiva e/o la descrittività di un segno (e quindi consentirne la registrazione), qualora l’uso che ne è stato fatto sia tale da rendere il marchio particolarmente riconoscibile ad un pubblico rilevante (c.d. secondary meaning). La novità del segno è oggetto di analisi preliminare da parte dell’Esaminatore USPTO, ed è quindi auspicabile procedere preliminarmente al deposito della domanda ad una ricerca di anteriorità.

Possono essere tutelati come marchi:

• I c.d. trademarks: parola, nome, simbolo, logo o loro combinazione idonei ad identificare l’origine dei prodotti o dei servizi da quelli attribuibili ad altri soggetti;
• i c.d. trade dress, che consistono nella grafica, nel colore o nella forma della confezione di un prodotto e che, dopo un certo periodo di uso, identificano il prodotto stesso (si pensi alla forma particolare adottata da una famosissima bibita gassata analcolica, che nell’immaginario collettivo individua quel marchio);
• i c.d. service marks, laddove il marchio serve ad identificare i servizi, a contraddistinguerli da quelli altrui, e ad indicarne l’origine, come avviene con i titoli, i nomi dei personaggi ed altre caratteristiche distintive dei programmi televisivi che sono suscettibili di registrazione quali marchi di servizio;
• i c.d. certification marks, che servono ad individuare prodotti o servizi rispondenti a dei requisiti specifici (il simbolo della pura lana vergine);
• i c.d. collective marks, che identificano i prodotti, i servizi o i membri di una organizzazione collettiva (come ad esempio il marchio che identifica associazioni di categoria).

Le indicazioni geografiche, c.d. GIs, sono considerate una sottocategoria del marchio e possono essere tutelate come certification marks oppure, qualora abbiano acquisito un tratto distintivo negli U.S.A., anche come collective marks e trademarks.

In relazione all’estensione territoriale dei diritti sul marchio, determinata sulla base dell’area geografica in cui è avvenuto l’uso, è possibile procedere alla registrazione statale o federale.

La registrazione statale conferisce al richiedente il diritto di usare quel marchio entro il limite territoriale di un singolo Stato, ma tale registrazione non puó interferire con un marchio usato/registrato a livello federale. Tale modalità di registrazione, che ha costi inferiori e tempistiche di concessione più brevi, è pertanto indicata nei casi in cui il titolare non abbia interesse a dimostrare un uso del proprio marchio che vada al di fuori dei confini di un determinato Stato.

La registrazione federale avviene presso lo U.S.P.T.O. (United States Patent and Trademark Office) ed é prevista qualora l’uso del segno avvenga a livello interstatale o internazionale. Lo statuto che regola sia la registrazione federale sia eventuali violazioni di marchi regolarmente registrati con lo USPTO é il Lanham Act.

Gli U.S.A. hanno inoltre aderito al Sistema di Madrid. E’ quindi possibile ottenere un marchio registrato negli U.S.A. mediante il deposito di una domanda di marchio internazionale, che rispetti ovviamente i requisiti previsti dalla normativa federale, in particolare in merito all’uso del segno che, nella disciplina statunitense, ha non solo funzione costitutiva del diritto al marchio, ma è anche essenziale per preservare il diritto nel tempo.

Infatti, a seguito della registrazione, per mantenere la privativa ed evitarne la cancellazione, è necessario dimostrare (depositando una dichiarazione tra il 5° e il 6° anno dalla registrazione, e al momento del rinnovo) la continuità dell’uso del marchio nel mercato statunitense in relazione a tutti i prodotti/servizi rivendicati.

Nomi a dominio

L’estensione .us individua il dominio di primo livello territoriale statunitense. Fino al 2001 tali nomi a dominio potevano essere registrati esclusivamente per siti governativi ed istituzionali, mentre ad oggi un dominio .us può essere legittimamente registrato e mantenuto da:

• Qualsiasi persona fisica cittadina o residente negli U.S.A.
• Qualsiasi persona giuridica con sede legale in uno degli stati della federazione
• Qualsiasi persona giuridica straniera che abbia una presenza negli U.S.A. In tal caso, è necessario dimostrare la c.d. bona fide presence, dando prova di avere dei reali contatti negli U.S.A., sia di tipo commerciale che non (si pensi alle associazioni no-profit), o di svolgere attività negli U.S.A (ad esempio, dimostrando la vendita di beni o l’offerta di servizi su territorio statunitense). In questo modo si è inteso assicurare la legittimazione a richiedere l’assegnazione dei domini .us unicamente alle entità straniere che abbiano una connessione legale con gli U.S.A. e che intendano acquistare visibilità sul mercato statunitense attraverso Internet.

Per evitare che le registrazioni private si trasformassero in un escamotage per ovviare alla mancanza dei suddetti requisiti, dal 2005 non è più possibile registrare tramite proxy anonimi nomi a dominio .us, ma i richiedenti devo fornire informazioni di contatto complete e senza omissioni.

Per risolvere le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio .us, è stata adottata la usTLD Dispute Resolution Policy (usDRP), che ricalca la UDRP adottata in sede W.I.P.O. relativamente ai domini generici.

Copyright

Alla stregua della disciplina italiana, anche la normativa statunitense riconosce alle opere dell’intelletto originali, realizzate e fissate su qualsivoglia supporto tangibile di espressione, la tutela del diritto d’autore per il solo fatto della loro creazione, senza necessità di procedere a registrazioni.

Il copyright consente agli autori di opere che si distinguono per l’originalità della loro realizzazione, di escludere altri dalla loro riproduzione, adattamento, distribuzione, rappresentazione o esibizione.

La registrazione di un’opera pubblicata presso lo U.S. Copyright Office consente di acquisire una prova che l’opera stessa è stata creata in una certa data ed ottenere un certificato di deposito. Inoltre, se il deposito avviene entro 5 anni dalla prima divulgazione, la registrazione costituisce prova della validità del copyright nel corso di una procedura giudiziaria negli Stati Uniti.

Dal 2005, in relazione a quelle opere statisticamente più soggette a plagio prima della loro distribuzione commerciale, è possibile procedere al deposito presso gli uffici di Washington (c.d. pre-registration), per permettere al titolare dei diritti di agire giudizialmente anche a tutela degli inediti, e ricevere il risarcimento dei danni previsti per legge e delle spese giudiziali sostenute. Tuttavia, per conservare i vantaggi di preregistrazione, è necessario registrare l’opera entro un mese dalla scoperta della violazione dei propri diritti, e non oltre tre mesi dalla prima pubblicazione, pena il mancato accoglimento delle azioni aventi ad oggetto violazioni verificatesi precedentemente o entro due mesi dalla prima divulgazione.

Per ottenere la pre-registration, è necessario che l’opera rispetti tre requisiti:

• Deve essere inedita
• Ne deve essere imminente la divulgazione
• Deve essere una delle seguenti tipologie di opere: film, registrazioni sonore, composizioni musicali, opere letterarie in corso di pubblicazione in forma di libro, programmi per computer (inclusi i videogiochi), fotografie pubblicitarie o di marketing

La S.I.A.E. cura la registrazione delle opere dell’ingegno, sia pubblicate sia inedite, presso lo U.S. Copyright Office.