Brexit: gli impatti sul portafogli IP

Brexit: facendo seguito al referendum del giugno 2016, lo scorso marzo ha avuto formalmente inizio la procedura di uscita del Regno Unito dall’U.E. (c.d. ), che dovrebbe concludersi a marzo 2019.

Cosa prevede la Brexit: l’iter e la norma

Il giorno successivo all’avvio ufficiale della Brexit, il Governo britannico ha pubblicato un White Paper volto ad illustrare gli obiettivi principali della c.d. Great Repeal Bill (già ribattezzata “Repeal Bill”), il testo normativo che dovrebbe fornire “a calm and orderly exit” (come dichiarato da David Davis, Secretary of State for Exiting the EU) dall’U.E., inserita nel Queen Speech[1] del giugno scorso, e di cui il Governo britannico auspica l’adozione prima del marzo 2019.

I tre focus principali della legge sono:

• abrogare il European Communities Act del 1972, la legge che ha portato il Regno Unito nella CEE stabilendo la supremazia del diritto europeo sulla normativa nazionale;
• convertire il diritto comunitario vigente in diritto nazionale, al fine di evitare il vuoto normativo che altrimenti si verrebbe a creare, stante i molteplici aspetti interni disciplinati dal diritto dell’U.E.;
• prevedere l’adozione di una legislazione secondaria, con un iter semplificato che non comporti l’intervento del Parlamento, sulla base dello “Statute of Proclamation” del 1539 che conferì ad Enrico VIII il potere di legiferare per la proclami.

Il White Paper fornisce esempi specifici di come l’occupazione, l’immigrazione ed il diritto ambientale verranno disciplinati, ma non menziona i diritti IP, nonostante il diritto industriale sia fortemente integrato a livello dell’U.E., nonchè un settore che impone chiaramente la necessità di una legislazione supplementare post Brexit. Infatti, gran parte della legislazione e della prassi IP che si applica in U.K. deriva sia dai regolamenti dell’U.E., direttamente applicabili nello stato membro, che dall’attuazione di direttive comunitarie, nonché da diversi accordi internazionali  di cui il Regno Unito è parte.

Brexit e Intellectual Property: cosa accade?

Di seguito analizziamo, ad oggi, i possibili impatti della Brexit sul mercato IP/IT, sia per coloro che hanno sede in U.K. che per soggetti con sede in U.E. o altrove nel mondo.

Marchi

Il marchio dell’U.E. è un marchio unitario, che garantisce al titolare della registrazione diritti validi nell’intero territorio unitario. L’uscita del Regno Unito dall’U.E. solleva alcuni problemi in relazione a tali titoli.

In merito ai diritti degli attuali titolari dei marchi dell’U.E., che post Brexit non saranno più automaticamente estesi alla U.K., verosimilmente l’unica soluzione praticabile sarà quella di adottare una normativa interna che riconosca ai marchi U.E. registrati prima della Brexit gli stessi diritti anche dopo l’uscita dall’Unione. Sul punto il Governo si è limitato per adesso a dire che stanno valutando le migliori soluzioni unitamente ad esperti del settore. In un recente articolo pubblicato dalla University of Cambridge[2] vengono prospettate diverse concrete soluzioni: si va dal riconoscimento automatico di tutti i marchi dell’U.E. quali marchi nazionali; alla possibilità che sia il titolare a richiedere l’inserimento del titolo comunitario nel sistema di registrazione nazionale; all’ipotesi che il marchio U.E. continui ad avere medesima protezione anche in U.K. fino alla scadenza, ed al momento del rinnovo sarà necessario procedere con la registrazione di marchio nazionale, valutando comunque in tutte le ipotesi un’eventuale diritto di veto dell’Ufficio Marchi U.K.

Qualunque sarà la strada adottata, il titolare del marchio U.E. che intenda far valere la propria privativa su territorio britannico dopo la Brexit, dovrà quantomeno dimostrare la volontà in buona fede di utilizzare il segno in U.K., come previsto dalla disciplina sui marchi nazionali del Regno Unito.

Altra questione riguarda il valore delle decisioni della C.G.U.E.

Il Governo ha indicato che la giurisprudenza della C.G.U.E. pre-Brexit dovrebbe avere lo stesso effetto vincolante delle sentenze della Corte Suprema del Regno Unito. Se è pur vero che tale decisione garantirebbe una certa stabilità nel medio termine per la risoluzione delle controversie in materia di IP; a lungo termine è probabile che vedremo un aumento significativo dei casi volti a rovesciare efficacemente quantomeno quegli orientamenti giurisprudenziali impopolari tra alcune imprese o industrie del Regno Unito.

Gli attuali titolari di marchi U.E. che utilizzano il segno principalmente nel Regno Unito dovrebbero inoltre valutare i rischi che la Brexit comporta in relazione alla decadenza della registrazione per non uso, tenuto conto che dal 2019 la U.K. non sarà più territorio dell’U.E. In attesa del necessario intervento legislativo sul punto, a scopo cautelativo sarebbe opportuno che i suddetti titolari si azionassero per iniziare l’uso del marchio U.E. in altri territori dell’Unione: anche se ciò comporta indubbiamente investimenti e modifiche alle strategie commerciali adottate, potrebbe essere sufficiente a garantire la validità del marchio dell’U.E.

Al contrario, l’uscita dall’U.E. e, soprattutto, dal S.E.E. (Spazio Economico Europeo) avrà conseguenza verosimilmente favorevoli per i titolari di marchi registrati in relazione all’esaurimento comunitario dei diritti industriali, espressione della libertà fondamentale di circolazione delle merci sancita nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

In base a tale principio, una volta che un prodotto sia stato legittimamente immesso sul mercato unitario dal titolare del diritto di proprietà industriale inerente o con il suo consenso, tale prodotto potrà circolare liberamente. Di conseguenza, dopo la prima cessione del prodotto, il titolare non può impedire l’ulteriore commercializzazione della merce, specie la sua rivendita o importazione, salvo sussistano motivi legittimi per opporsi.

Se il Regno Unito uscisse dall’Unione senza negoziare il proprio ingresso nel S.E.E., le merci già immesse nel mercato di un Paese S.E.E. non potrebbero più essere liberamente importate in U.K., e viceversa, senza il consenso del titolare del diritto IP inerente al prodotto. Di conseguenza, in ambito britannico si potrebbe affermare un regime di tutela più vantaggioso per i titolari delle privative, che in ipotesi potrebbero godere più pienamente dei propri diritti di esclusiva, estesi al controllo sulla circolazione secondaria del prodotto dopo la prima immissione in commercio.

Di non poco conto è inoltre la questione legata ai poteri di rappresentanza davanti agli Organi dell’U.E. (es. E.U.I.P.O. o C.G.U.E.), che per regolamento è riservata a coloro che hanno analoga abilitazione in uno Stato Membro. Sul punto non sono state ad oggi ancora fornite delucidazioni, ma evidentemente i legali inglesi stanno correndo ai ripari: nel 2016 sono aumentati di oltre il 250% gli avvocati registrati in Irlanda.

Design

Le problematiche evidenziate in relazione ai marchi, trovano applicazione anche con riferimento alla disciplina a tutela dei design, registrati e non. A livello U.E., infatti, i modelli di design sono tutelati sia in virtù della registrazione, ma anche se non registrati. Tuttavia, la normativa del Regno Unito riconosce tutela più ampia al design non registrato rispetto al diritto unitario.

E’ pertanto evidente l’esigenza di una disciplina transitoria, ma al momento sul punto non è stata fornita alcuna indicazione.

Copyright

Il Regno Unito continuerà a riconoscere tutela al diritto d’autore in conformità alla convenzioni internazionali cui ha aderito, quali la Convenzione di Berna.

Tuttavia, se è pur vero che il diritto d’autore, rispetto ad altri diritti di proprietà intellettuale, non è generalmente soggetto all’armonizzazione dell’U.E. e, pertanto, l’uscita dalla U.E. non dovrebbe comportare modifiche sostanziali della normativa interna, le principali criticità riguardano le ripercussioni che il diritto comunitario in materia di concorrenza ha sul funzionamento dei diritti d’autore (es. contenuti digitali, geo-blocking etc.). Sul punto non possiamo che attendere gli sviluppi dei negoziati di uscita.

Brevetti

In relazione ai brevetti, la Brexit avrà conseguenze ridotte, in quanto ambito disciplinato soltanto in minima parte da normativa U.E. Il sistema di registrazione brevetti su territorio Europeo, infatti, si basa sulla convenzione internazionale EPC (European Patent Convention), cui aderiscono anche stati non appartenenti alla U.E. In relazione al nascente brevetto unitario, si evidenzia come a novembre 2016 la U.K. ha confermato che ratificherà tale accordo.

Segreti Industriali

La disciplina dei segreti industriali non è armonizzata a livello comunitario, e tra i vari ordinamenti nazionali sussistono notevole differenze, sia a livello sostanziale che procedurale. A tal fine, nel 2016 è intervenuta la Direttiva sui Segreti Industriali, che deve essere ratificata entro il 9 Giugno 2018, quindi prima della conclusione dell’iter di uscita del Regno Unito dall’U.E.

Sul punto, la principale criticità riguarda l’interpretazione della direttiva ad opera della C.G.U.E.: se infatti la direttiva non si discosta molto dall’attuale impianto normativo nazionale in materia, alcune delle clausole risultano non di immediata interpretazione, e necessiteranno verosimilmente della guida interpretativa della Corte.

 

Infine, poiché ad oggi non è possibile delineare con precisione quelle che saranno le ripercussioni della Brexit, sarebbe opportuno procedere prima del marzo 2019 ad una revisione dei vari contratti in corso di validità, provvedendo quantomeno a modificare per tempo quantomeno i riferimenti all’ambito territoriale U.E. con riferimenti ad U.E. e U.K.

 

[1] Si tratta del discorso che tiene la Regina a partire dal XVI sec. e che sancisce l’inizio delle attività annuali del Parlamento, consistente in un elenco delle leggi che dovrebbero essere discusse ed approvate nel successivo anno.

[2] “The Legal Consequences of Brexit through the lens of IP Law” – Richard Arnold, Lionel Bentley, Estelle Derclaye and Graeme Dinwoodie – https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2917219