No-deal Brexit e IP

Brexit: gli impatti di un mancato accordo

Il Department for Business, Energy & Industrial Strategy britannico ha recentemente pubblicato alcuni avvisi in merito agli impatti che un mancato accordo tra governo UK ed UE sulle condizioni dell’uscita (c.d. no-deal Brexit) avrebbe sulle privative industriali ed intellettuali (es. marchi, design, diritti d’autore). Infatti, le normative su tali materie sono generalmente armonizzate a livello comunitario ed alcuni diritti, quali il marchio dell’UE o il design comunitario, sono validi in tutto il territorio dell’UE nella sua interezza.

Tuttavia, l’imminente uscita del Regno Unito dalla UE, fissata per il 29 marzo 2019, rende sempre più plausibile una no-deal Brexit, ed il governo britannico ha quindi inteso fornire ai titolari indicazioni di massima relative a come garantire protezione a tali IPR nel Regno Unito dopo la Brexit, al fine di ridurre i disagi e garantire un’uscita regolare e ordinata in tutti gli scenari.

Marchi UE e design comunitari

Sono state previste diverse discipline a seconda che, alla data della Brexit, si tratti di privative concesse, di domande in fase di registrazione, oppure di design non registrati.

In relazione a marchi/design registrati viene garantita continuità di tutela, mediante il rilascio con “minimi oneri amministrativi”, ad oggi non identificati, di un equivalente diritto valido in UK.

Ai titolari verrà notificata la concessione del nuovo titolo, ed avranno la possibilità di rinunciarvi.

Il nuovo titolo sarà trattato come se fosse stato richiesto e registrato ai sensi della legge britannica: sarà soggetto a rinnovo nel Regno Unito, potrà costituire la base per i procedimenti dinanzi ai tribunali del Regno Unito ed al tribunale dell’Intellectual Property Office e potrà essere ceduto e concesso in licenza indipendentemente dall’equivalente diritto dell’UE.

Il governo intende altresì adottare strumenti di gestione di eventuali procedimenti pendenti davanti ai tribunali del Regno Unito e riguardanti marchi UE. e/o design comunitari, provvedendo a fornire maggiori informazioni a riguardo al momento dell’uscita dall’UE.

I titolari di domande pendenti avranno la possibilità entro 9 mesi dall’uscita del Regno Unito dalla UE (e quindi, se viene confermato il calendario originariamente indicato, entro il 29/12/2019) di depositare presso l’Intellectual Property Office domanda di concessione per un diritto equivalente nel Regno Unito, utilizzando la normale procedura di domanda per i marchi e i disegni registrati in U.K., sostenendo i relativi costi previsti nel Regno Unito.

In tali casi, il governo britannico riconoscerà la data di deposito, eventuali rivendicazioni di priorità e/o la preesistenza del Regno Unito come registrate sulla corrispondente domanda UE.

Il governo rende altresì noto che sta lavorando con l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, per predisporre una tutela continuativa in relazione ai marchi ed ai design registrati (o alle relative domande depositate) tramite il sistema del marchio internazionale e del design internazionale con designazione dell’UE.

Per quanto attiene ai modelli non registrati, cui a livello comunitario viene riconosciuta tutela nei tre anni successivi alla prima divulgazione al pubblico in UE, continueranno ad essere protetti in UK fino alla scadenza del diritto stesso, senza necessità di alcun intervento da parte dei titolari.

Inoltre, verrà introdotto a livello nazionale un nuovo diritto sul design non registrato (c.d. supplementary unregistered design right) equivalente alla privativa riconosciuta a livello comunitario, che garantirà ai titolari di un design divulgato per la prima volta in UK successivamente alla Brexit di ottenere i medesimi diritti riconosciuti ai titolari di design comunitari non registrati.

Diritti d’autore

La tutela del diritto d’autore, essenzialmente disciplinata da trattati internazionali, non subirà sostanziali cambiamenti, in quanto il Regno Unito continuerà ad essere membro dei principali accordi internazionali in materia. Inoltre, le direttive e regolamenti UE sul diritto d’autore e diritti connessi verranno mantenuti nella legislazione britannica post Brexit come “retained EU law” in virtù di quanto previsto dal EU Withdrawal Act 2018.

Le principali conseguenze di una no-deal Brexit impatteranno quegli istituti disciplinati dalla normativa europea applicabile ai soli rapporti tra Stati membri e che, quantomeno inizialmente, non risulteranno regolamentati dalla normativa britannica come diritto dell’UE mantenuto. In particolare:

• Diritti d’autore sulle banche dati. Non vi sarà alcun obbligo per gli Stati SEE di fornire i diritti sulle banche dati ai cittadini, ai residenti e alle imprese del Regno Unito. I proprietari britannici dei diritti sulle banche dati britanniche potrebbero altresì scoprire che i loro diritti non sono applicabili nello SEE.
• Portabilità transfrontaliera di contenuti online. Il regolamento sulla trasferibilità cesserà di applicarsi ai cittadini britannici che si recano nell’UE. Di conseguenza, i fornitori di servizi di contenuti online non saranno tenuti ad offrire ai consumatori britannici un accesso transfrontaliero ai sensi del regolamento UE, ed i consumatori britannici potrebbero riscontrare restrizioni all’accesso ai servizi di contenuti online quando visitano temporaneamente l’U.E.
• Gestione collettiva dei diritti d’autore. Non sarà possibile per le organizzazioni di gestione collettiva del Regno Unito incaricare le organizzazioni di gestione collettiva nello SEE di fornire licenze multiterritoriali dei diritti online sulle loro opere musicali, se non stipulando nuovi specifici accordi.

Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale

Il Regno Unito, in quanto membro dell’UE, aderisce al regime di esaurimento dei diritti nello SEE, in base al quale i diritti di proprietà intellettuale si considerano esauriti dopo che il prodotto tutelato da tali diritti viene immesso sul mercato nello SEE con il consenso del titolare del diritto, che non può quindi opporsi ad una successiva vendita del prodotto all’interno dello SEE.

Nell’eventualità di una no-deal Brexit, i prodotti protetti da un diritto di proprietà intellettuale immessi sul mercato nello SEE continueranno ad essere considerati esauriti anche in UK.

Tuttavia, i prodotti protetti da un diritto di proprietà intellettuale immessi sul mercato nel Regno Unito non saranno considerati esauriti nello SEE.

Di conseguenza, le imprese che acquistano prodotti legittimamente immessi sul mercato nel Regno Unito per rivenderli in altri paesi dello SEE potrebbero necessitare del consenso del titolare del diritto.

Brevetti

Solo alcuni settori della legislazione britannica in materia di brevetti provengono dalla normativa comunitaria, ad es. in tema di certificati complementari di protezione per prodotti farmaceutici e agrochimici brevettati, brevettazione delle invenzioni biotecnologiche, licenze obbligatorie per medicinali brevettati e per brevetti relativi a privative per novità vegetali.

Anche in caso di no-deal Brexit, la pertinente legislazione dell’UE sarà mantenuta nel Regno Unito ai sensi del EU Withdrawal Act 2018. Tutti i diritti e le licenze in vigore nel Regno Unito rimarranno automaticamente in vigore dopo il marzo 2019 e non verrà richiesta alcuna azione da parte del titolare del diritto o della licenza.

La Brexit non avrà alcun impatto sui brevetti europei, in quanto la Convenzione che li governa non è un trattato dell’UE.

Relativamente al sistema di brevetto unitario, che entrerà in vigore soltanto quando diventerà operativo il Tribunale unificato dei brevetti (TUB), non sussistono conseguenze qualora non vi fossero novità prima del marzo 2019.

Se, invece, il TUB dovesse divenire operativo prima del marzo 2019 ed il Regno Unito dovesse ritirarsi dal TUB stesso e dal brevetto unitario, in caso di no-deal Brexit i brevetti unitari esistenti daranno luogo a una protezione brevettuale equivalente nel Regno Unito per garantire la continuità della protezione in UK. Saranno altresì predisposte misure concernenti eventuali cause pendenti dinanzi al TUB alla data dell’uscita del Regno Unito.

Le imprese del Regno Unito, dell’UE e dei paesi terzi che cercano protezione nel Regno Unito per le loro invenzioni dovranno utilizzare i brevetti nazionali (compresi i brevetti disponibili presso l’Ufficio europeo dei brevetti) ed il sistema giudiziario britannico.

Indicazioni geografiche

Il governo ha confermato l’intenzione di adottare un sistema nazionale di tutela per le indicazioni geografiche compatibile con il trattato TRIPs dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio, e ricalcherà in gran parte l’attuale sistema comunitario, e che includerà l’adozione di uno specifico logo per i prodotti con indicazione geografica protetta nel Regno Unito.

Sembrerebbe quindi non essere previsto alcun riconoscimento automatico di tutela in UK per le indicazioni geografiche registrate a livello UE, ma sarà necessario richiedere una registrazione secondo il nuovo sistema di tutela nazionale per le indicazioni geografiche, ancora da istituire. Maggiori informazioni a riguardo verranno fornite ad inizio 2019.

Il governo auspica altresì che le attuali indicazioni geografiche del Regno Unito continuino ad essere protette dai sistemi di indicazione geografica dell’UE. Ove ciò non avvenisse, i produttori britannici che desiderano riconquistare la protezione offerta dallo status di IG dell’UE e il diritto di utilizzare il logo IG dell’UE, dovranno presentare la loro domanda alla Commissione europea in qualità di produttori di “paesi terzi”.

Novità vegetali

È previsto un diverso regime a seconda dell’avvenuta concessione o meno della privativa per ritrovati vegetali a livello comunitario.

Le privative UE concesse fino al 29 marzo 2019, comprese quelle detenute da imprese britanniche, continueranno ad essere riconosciute negli altri 27 paesi dell’UE, e verrebbero altresì riconosciute automaticamente e tutelati dalla legislazione britannica, senza che i titolari dei diritti debbano intraprendere alcuna azione.

Nel caso in cui i diritti UE siano stati richiesti ma non concessi alla data della Brexit, in caso di mancato accordo sull’uscita, sarà necessario presentare una nuova domanda all’APHA, l’agenzia britannica competente, potendo tuttavia mantenere la data di deposito della domanda UE ed utilizzare gli stessi test di stessi test di distintività, uniformità e stabilità.

Per le nuove varietà vegetali, sarà invece necessario presentare due distinte domande, una in UE e l’altra nel Regno Unito, seguendo la normale procedura prevista da ciascun ufficio competente.