Sviluppo su commissione e personalizzazioni: di chi è la proprietà della soluzione IoT?

27/04/2021
di Emanuela Pasino

Sviluppare o personalizzare soluzioni IoT comporta una serie di impegni reciproci tra fornitore e cliente.

In questo approfondimento evidenzieremo gli aspetti che devono essere valutati preventivamente con riferimento alla proprietà di ciò che viene realizzato, costituendo uno dei temi di maggior esposizione alla “crisi contrattuale” con incidenza negativa sul rapporto fiduciario tra le parti e rischio di vanificare, talvolta, anche la riuscita del progetto.

Nell’ipotesi di acquisizione di una soluzione già realizzata presso il fornitore, entrambe le parti hanno ben chiaro chi ne detenga i diritti di sfruttamento ed i rapporti si formalizzano in genere con licenze di sfruttamento della soluzione stessa. Le problematiche nascono piuttosto sugli sviluppi su commissione e sulle personalizzazioni, in merito alle quali – se non preventivamente stabilite le regole – le parti si trovano costantemente nell’equivoco circa la proprietà intellettuale ed i diritti vantabili sulla soluzione.

Spesso viene commesso l’errore di utilizzare il contratto di appalto come modello di riferimento per lo sviluppo su commissione della soluzione: ciò potrebbe non essere idoneo in considerazione anche dell’elemento immateriale relativo al codice sorgente che “controlla” la soluzione stessa. Occorre pertanto “virare” verso un accordo di sviluppo su commissione laddove il fornitore sia incaricato di realizzare una soluzione specifica secondo gli obiettivi rappresentati e dettagliati dal committente. Quest’ultimo aspetto deve essere necessariamente valorizzato nell’accordo tra le parti.

Come accennavamo, le dispute che spesso seguono allo sviluppo su commissione riguardano la sfruttabilità economica della soluzione una volta rilasciata sul committente. Quest’ultimo vive nella completa convinzione di vantare diritti esclusivi avendo commissionato il lavoro, mentre il fornitore controbatte di poter riutilizzare il lavoro per poterlo “collocare” anche presso terze parti, spesso competitors del committente.

Ebbene, l’unico modo per evitare questa situazione di stallo è determinare sin dall’origine le regole sulle proprietà intellettuale e sullo sfruttamento economico della soluzione una volta ultimata. Le parti dovranno innanzi tutto stabilire l’esclusività o meno della proprietà sul committente anche sulla base del “reale” contributo che questo darà al progetto. Difatti, un conto è stabilire genericamente degli obiettivi che verranno autonomamente raggiunti dal fornitore mettendo a disposizione la propria attività e sapienza; altro conto è partecipare attivamente da parte del committente, mettendo a disposizione l’esperienza sul campo maturata nel tempo, evidenziando esigenze e richiedendo correttivi durante lo sviluppo che consentano di attivare funzioni risolutive a problematiche afferenti il progetto e valorizzando così i risultati. In questo ultimo caso il committente ha tutto il diritto di richiedere il rilascio del codice sorgente e di sfruttare in modo esclusivo la soluzione.

Attenzione: diritto di richiedere… Ciò significa che il contratto potrà essere impostato con una clausola di rilascio del codice sorgente. Evidenzio la potenzialità, perché in caso di mancata specifica all’interno del contratto, non potrà essere data per scontata la posizione del committente. Anzi, l’attuale normativa sulla proprietà intellettuale definisce una proprietà condivisa laddove le parti siano in grado di dimostrare una partecipazione pratica e morale allo sviluppo, ma non abbiano preventivamente stabilito le regole.

Nella contrattazione questo aspetto inerente il rilascio del codice sorgente è fondamentale perché è un elemento di valutazione importante per entrambe le parti: dal punto di vista del fornitore potrebbe essere necessario riutilizzare parte del codice o anche integralmente per il proprio futuro business; dal punto di vista del committente potrebbe incidere sulla trattativa circa il costo della soluzione.

Negli anni abbiamo visto come un contenzioso circa la proprietà intellettuale, possa comportare azioni di blocco di utilizzo della soluzione o della sua commercializzazione, con un ingente danno per entrambe le parti. Al contrario, affrontare il tema preventivamente consente a fornitore e committente di focalizzare il proprio ruolo, l’impatto in termini economici ed operare serenamente sul prosieguo dei rapporti. Talvolta vengono anche stabiliti accordi “ibridi” nei quali il committente, contribuendo a fornire proprie informazioni per rendere ancor più performante la soluzione, ottiene una riduzione del costo dal fornitore o partecipa addirittura agli utili che deriveranno dalla collocazione della stessa su altri mercati o sul riutilizzo parziale della stessa verso business differenziati.

Lo stesso tema della proprietà intellettuale dovrà essere definito anche rispetto alle personalizzazioni. In questo caso le parti dovranno indicare se le customizzazioni saranno unicamente destinate al committente (secondo un concetto di esclusività sulla base delle richieste e degli obiettivi preposti) oppure se potranno essere implementate anche sui clienti o prospect del fornitore. Sulle implementazioni occorre precisare che per loro natura potrebbero escludere già a priori un interesse del fornitore all’estensione su altre aziende, ma è opportuno valutare questo aspetto per anticipare ogni equivoco.

Articolo pubblicato su IOT Today

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