Reputazione del titolare del marchio e distribuzione selettiva

La vendita di un prodotto di lusso da parte di un rivenditore non autorizzato non può di per sé pregiudicare la reputazione del titolare del marchio. Questo è quanto emerge dalla recente Ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sez.I, n. 7378 del 14.03.2023, la quale ha rigettato il ricorso di una famosa società orafa.

Il caso

Protagonisti della controversia sono un noto marchio di oreficeria (Società A) e un’azienda che opera nella compravendita di oro e preziosi (Società B). La società titolare del marchio (A) lamentava una vendita non autorizzata dei propri prodotti di lusso all’interno di un Outlet di provincia, vendita che, secondo la ricorrente, avrebbe portato ad un danno di immagine e della reputazione del proprio marchio. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 4682/2019, depositata in data 25.11.2019, aveva ritenuto che l’attività di promozione e commercializzazione dei prodotti da parte della società di compravendita (B) non integrasse la contraffazione del marchio e, pertanto, respingeva il ricorso in appello e la richiesta del titolare del marchio di inibire la promozione, distribuzione e commercializzazione del prodotto da parte dell’impresa.

Le motivazioni, contestate in Cassazione dal titolare del marchio di oreficeria, consistevano nella mancata prova:

• della sussistenza di un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione del marchio, come richiesto dall’articolo 1, lett. e), del Regolamento UE n. 330/2010 e
• di un pregiudizio alla reputazione del marchio a seguito della vendita del prodotto da parte di un soggetto al di fuori della rete distributiva autorizzata.

La sentenza è stata in seguito confermata dalla Corte di Cassazione.

La prova della sussistenza di una rete distributiva

Il nucleo centrale della sentenza consiste, quindi, nella capacità delle aziende titolari di marchi di provare la sussistenza di una rete distributiva autorizzata. Ciò è essenziale al fine di mantenere un controllo sulla rete e sulla competenza professionale dei distributori selezionati, così da garantire determinati standard di qualità nella rivendita dei prodotti. Questi ultimi, infatti, si impegnano contrattualmente a commercializzare i prodotti solo ai consumatori finali o ad altri rivenditori selezionati, in modo tale da preservare l’immagine e la reputazione del marchio, con ciò ricomprendendo anche lo stile e la localizzazione dei punti vendita.

Nello specifico, è utile rivedere i criteri di selezione che la Società A ha individuato per la propria rete di distribuzione, ovvero l’ubicazione del rivenditore e la posizione nell’esercizio commerciale, il livello di professionalità dell’esercente, la qualità del servizio offerto, l’allestimento del punto vendita, l’autorizzazione del rivenditore a commercializzare marchi di gioielleria prestigiosi e la reputazione consolidata di questo nel settore.

Come detto, tali criteri non sono stati ritenuti sufficienti a provare in giudizio la loro effettiva applicazione. La Corte di Appello aveva ritenuto che nei contratti di distribuzione non fosse, in realtà, indicato alcun criterio sulla cui base il singolo distributore era stato selezionato, né era esplicitato che lo stesso dovesse mantenere tali requisiti nel corso del rapporto. Inoltre, era emerso che venticinque esercizi della rete su novantanove non erano ubicati nei luoghi e nelle posizioni commerciali indicati dall’appellante come criteri di selezione.

Il danno all’immagine

Il secondo punto di contestazione riguardava il danno alla reputazione del marchio a seguito della vendita da parte di un soggetto non autorizzato. I motivi del rigetto sono due:

• il titolare del marchio (A) non era stato in grado di dimostrare l’esistenza della selezione dei distributori, ai sensi dell’art. 1 lett e) del Regolamento UE n. 330/2010, non sussistendo così dei motivi legittimi perché questo potesse opporsi alla rivendita;
• anche riconoscendo la sussistenza di una rete distributiva autorizzata, il solo fatto che il rivenditore non appartenga alla stessa e non possieda i requisiti richiesti (nello specifico, caratteristiche di eleganza ed esclusività che preservino l’immagine di lusso e di prestigio legata al marchio), non ne può derivare a priori un pregiudizio reputazionale.

Da ciò deriva che, per provare la sussistenza di un danno alla reputazione della società titolare del marchio, deve necessariamente essere dimostrato che la stessa abbia contrattualmente vincolato i distributori e abbia l’effettivo controllo della propria rete e quantificare lo stesso con prove certe.

L’esaurimento del marchio

La decisione della Corte di Appello prendeva le mosse anche dal Principio cd. dell’esaurimento del marchio, di cui all’art.5 del Codice di proprietà industriale.

In base a tale principio, l’esclusiva della circolazione del marchio sarebbe persa nel momento della prima messa in commercio. Quindi, una volta che il titolare di un brand immetta in commercio un determinato prodotto nel territorio dell’Unione Europea, viene persa la facoltà di privativa. Vi è, tuttavia, un’eccezione, prevista al secondo comma. Qualora vi siano dei “motivi legittimi”, la perdita della privativa non si applica e il titolare può opporsi alla commercializzazione successiva del prodotto.

Uno di questi motivi, in base a giurisprudenza comunitaria, è proprio la presenza di una rete distributiva autorizzata, che naturalmente possieda le caratteristiche già viste e purché il bene in questione sia un articolo di lusso o di prestigio.

Per riassumere, perché sussista un motivo legittimo ostativo all’esaurimento del marchio, devono verificarsi le seguenti circostanze:

1. il bene contraddistinto dal marchio deve essere un articolo di lusso o comunque di prestigio;
2. il titolare ha messo in essere una rete di distribuzione selettiva per la sua messa in commercio;
3. il distributore non autorizzato che commercializza il prodotto ha arrecato un danno alla reputazione del marchio.

Elementi ritenuti non sussistenti nel caso di specie.

In conclusione

Per concludere, la sentenza pone un significativo punto di partenza per la regolamentazione futura della rete di distribuzione e consente alle aziende di rivedere, con criteri più o meno definiti, i rapporti già in essere, al fine di tutelare al meglio i propri marchi.

Si rende necessario, quindi, definire in modo puntuale i criteri di selezione e mantenimento della rete di distribuzione e, cosa ancora più importante, deve essere verificata l’effettiva applicazione degli stessi. Essere in grado di provare il controllo sulla propria rete è un requisito essenziale per potersi opporre alla commercializzazione dei propri prodotti da parte di soggetti non autorizzati.

La cura e l’attenzione posta nei rapporti contrattuali deve essere, quindi, un investimento di primaria importanza per le aziende.